PatentowanieInnowacjiInformatycznych

Strona tytułowa broszury

Title page of the booklet

Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej
WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE REGULACJE PRAWNE W DZIEDZINIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych
Cedzyna, 19-23 września 2005 r.
Zeszyt 29
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Europejski Urząd Patentowy
Politechnika Świetokrzyska w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Inventiveness and Protection of Intellectual Property
EU AND NATIONAL LEGAL REGULATIONS IN PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
Collection of papers presented at the seminar of patent attorneys of high schools
Cedzyna, Poland, 19–23 September 2005
Volume No 29
Council of Patent Attorneys of High Schools
Polish Patent Office
European Patent Office
Polytechnic School of the Saint Cross Region (Politechnika Świętokrzyska) in Kielce, Poland
Higher Business School in Kielce, Poland

Aurelia Nowicka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aurelia Nowicka, Professor of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

OCHRONA INNOWACJI INFORMATYCZNYCH W ŚWIETLE ODRZUCENIA PROJEKTU DYREKTYWY W SPRAWIE ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ WYNALAZKÓW URZECZYWISTNIANYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA

PROTECTION OF SOFTWARE-RELATED INNOVATIONS IN THE PERSPECTIVE OF REJECTION OF THE DIRECTIVE ON THE PATENTABILITY OF COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTIONS

I. Uwagi ogólne

I. General remarks

Dnia 6 lipca 2005 r. Parlament Europejski odrzucił, niemal jednomyślnie, projekt dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera, zawarty we "wspólnym stanowisku" (common position) Rady Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2005 r. Odrzucenie projektu, równoznaczne z fiaskiem tego przedsięwzięcia harmonizacyjnego, skłania do przedstawienia jego,przyczyn, a także skutków w zakresie aktualnego statusu innowacji informatycznych w prawie patentowym. Zasadnicze rozważania warto poprzedzić informacjami na temat przebiegu procesu legislacyjnego.

On 6 July 2006 the European Parliament has rejected, almost univocally, a proposal of the directive on the patentability of computer-implemented inventions as has been put in the Common Position of the European Council of 7 March 2005. The rejection of the proposal, which meant the fiasco of this harmonization initiative, induces us to present its causes and consequences concerning the current status of software-related innovations in the patent law. I will present some information on the legislative process before turning to some more essential considerations.

Z projektem dyrektywy Komisja Europejska wystąpiła w dniu 20 lutego 2002 r. (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, COM (2002) 92, Dz. Urz. WE C 151 E z 25 czerwca 2002 r., s. 129). Inicjatywa została podjęta na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a prace legislacyjne prowadzone były w procedurze ko-decyzyjnej (codecision procedure), zakładającej współudział Rady i Parlamentu Europejskiego. Jako pierwszy stanowisko wobec propozycji Komisji zajął Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przedstawiając opinię z dnia 19 września 2002 r. (Dz. Urz. UE C 61 z 14 marca 2003 r., s. 154). Dyskusja w Radzie odbyła się dnia 14 listopada 2002 r., a pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim - 24 września 2003 r., zakończone sporządzeniem pisemnego stanowiska Parlamentu zawierającego znaczną liczbę poprawek - zmian i uzupełnień (Dz. Urz. UE C 77 E z 26 marca 2004 r., s. 229). Polityczne porozumienie Rady zostało osiągnięte dnia 18 maja 2004 r., a dnia 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspomniane wyżej "wspólne stanowisko" (Dz. Urz. C 144 E z 14 czerwca 2005 r., s. 9). Intensywne prace członków Parlamentu Europejskiego, w których funkcję sprawozdawcy pełnił M. Rocard, zaowocowały licznymi poprawkami zawartymi w dwóch wstępnych projektach rekomendacji do II czytania (Draft Recommendation for Second Reading): z dnia 29 kwietnia 2005 r. (poprawki 1-39) oraz z dnia 4 maja 2005 r. (poprawki 40-256).

The European Commission has come up with the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, COM (2002) 92, on 20 February 2002 (OJ C 151 E of 25.06.2002, p. 129). The initiative was taken under Art. 95 of the Treaty of the European Community, and the legislative work was conducted under the codecision procedure, which requires the involvement of the European Council and the European Parliament. The first body to take position towards the Commission proposition was the European Social and Economic Committee, which laid down its opinion on September 19th, 2002 (OJ C 61 of 14.03.2003, p. 154). The discussion in the Council took place on November 14 2002, and the first reading in the European Parliament on September 24 2003, which ended with a written position including numerous amendments: changes and new elements (OJ C 77 E of 26 March 2004, p. 229). The Council has reached a political agreement on 18 May 2004, and on 7 March 2005 it has adopted the aforementioned common position (OJ C 144 E of 14.06.2005, p. 9). The intensive work of Members of the European Parliament (MEPs), with Mr. Rocard as rapporteur, bore the fruit of numerous amendments included in the Draft Recommendation for Second Reading of 29 April 2005 (amendments 1-39) and of 4 May 2005 (amendments 40-256).

Następnie, dnia 20 czerwca 2005 r. propozycje poprawek zostały zgłoszone przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (Committee on Legal Affairs) (dalej: "poprawki Juri"). Równocześnie zostały przygotowane, z inicjatywy głównie polskich eurodeputowanych, propozycje tzw. poprawek plenarnych (Plenary Amendments). Dnia 21 czerwca 2005 r. M. Rocard przedstawił drugą, ostateczną wersją rekomendacji do II czytania zawierającą 39 poprawek (A6-0207/2005), a Komisja Prawna Parlamentu zajęła w tej sprawie stanowisko dnia 27 czerwca 2005 r. Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniu 6 lipca 2005 r. "wspólne stanowisko" Rady z dnia 7 marca 2005 r. zostało odrzucone przytłaczającą większością głosów: na ogólną liczbę 680 głosujących za odrzuceniem głosowało 648 europosłów, przeciwko - 14, a 18 deputowanych wstrzymało się od głosu.

On 20 June 2005 several proposals suggested by the EP’ Committee on Legal Affairs (later referred to as JURI Committee) followed. At the same time, Plenary Amendments were put forward, under the initiative of several political groups, with strong involvement of Polish MEPs. On 21 June 2005, Mr. Rocard has presented the second final Recommendation for Second Reading including 39 amendments (A6-0207/2005), and the JURI Committee has taken position on this issue on 27 June 2005. In the plenary session of the EP in Strasbourg on 6 July 2005 the Council common position was rejected by an overwhelming majority: 648 out of 680 MEPs have voted against, 14 in favor, and 18 have withdrawn.

[tekst skorygowany] Dnia 20 czerwca 2005 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (Committee on Legal Affairs) poparła i dopuściła do głosowania na posiedzeniu plenarnym zestaw 39 poprawek (dalej: "poprawki JURI") których intencją była tylko niewielka korekta "wspólnego stanowiska" Rady UE. Równocześnie w wyniku porozumienia M.Rocarda z J.Buzkiem zostały przygotowane propozycje tzw. poprawek plenarnych (Plenary Amendments), które przywracały dyrektywie sens nadany jej przez Parlament poprzedniej kadencji w trakcie pierwszego czytania. Tych "21 poprawek" zyskało przejęte przez posłów z wszystkich grup politycznych. Cztery grupy polityczne (socjaldemokraci, zieloni, radykalna lewica, niezależni) zgłosiły je do głosowania jako propozycje partyjne. W pozostałych grupach (chadecko-ludowej, liberalnej, Europy Ojczyzn) mniejszości były na tyle silne by zebrać wystarczającą liczbę podpisów dla oddzielnych zgłoszeń. Nastepnie, powiodło się tym posłom doprowadzenie do zniesienia dyscypliny partyjnej. Jednakże w trakcie dyskusji na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu w dniu 5 lipca 2005 r. Komisja Europejska podtrzymała swoje poparcie dla Rady i zapowiedziała swą niezgodę na istotę propozycji Rocarda-Buzka. W tej sytuacji następnego dnia Parlament zrezygnował z głosowania nad poprawkami i odrzucił "wspólne stanowisko" Rady przytłaczającą większością głosów: na ogólną liczbę 680 głosujących za odrzuceniem głosowało 648 europosłów, przeciwko - 14, a 18 deputowanych wstrzymało się od głosu.

[corrected text]On 20 June 2005 the EP’ Committee on Legal Affairs accepted and recommended for plenary vote set of 39 amendments (later referred as JURI amendments). JURI amendments were intended for only slightly modification of the Council common position. Parallely, upon initiative of M.Rocard and J.Buzek were elaborated proposals restoring the directive sense and provisions it already had after the first reading in the previous Parliament. These "21 amendments" won support MEPs of all political persuasions. Four political groups (PES, Greens, GUE/NGL, IND/DEM) tabled them as party plenary proposals. In other political groups (EPP/ED, ALDE, UEN) minorities were strong enough to gather satisfactory number of signatories to table them as groups of MEPs (all these equal proposals are later referred as Plenary Amendments). Next, these MEPs succeeded in introduction of free vote in place of previous party line instructions. Unfortunately, in the plenary debate of the EP in Strasbourg on 5 July 2005 European Commission continued support for the Council and declared opposition to the core of Rocard-Buzek proposals. In this circumstances next day Parliament desisted from voting on the amendments and rejected the Council common position by an overwhelming majority: 648 out of 680 MEPs have voted against, 14 in favor, and 18 have withdrawn.

Projekt dyrektywy nie był obszerny. Wersja pierwotna składała się z 11 artykułów, a "wspólne stanowisko" Rady zawierało 12 artykułów, w których regulowano: zakres zastosowania (Scope) - art. 1; definicje (Definitions) - art. 2, w tym definicję "wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera" (computer-implemented invention) i "wkładu technicznego" (technical contribution); warunki zdolności patentowej (Conditions for patentability) - art. 3; wyłączenia od zdolności patentowej (Exclusions from patentability) - art. 4; formę zastrzeżeń patentowych (Form of claims) - art. 5; stosunek do dyrektywy 91/250/EWG (Relationship with Directive 91/250/EEC) - art. 6; monitorowanie (Monitoring) - art. 7; sprawozdanie o skutkach dyrektywy (Report on the effects of the Directive) - art. 8, przegląd skutków (Impact review) - art. 9, a ponadto typowe postanowienia dotyczące transpozycji dyrektywy do systemów prawa krajowego (art. 10), wejścia w życie (art. 11) i adresatów (art. 11). Preambuła dyrektywy składała się pierwotnie z 19 punktów, a w wersji "wspólnego stanowiska" zwiększono ich liczbę do 23.

The project of the directive was not diffuse. The initial version consisted of 11 articles and the common position of the Council 12 articles, which regulated: Scope - art. 1; Definitions - art. 2, including "computer-implemented invention" and "technical contribution; Conditions for patentability - art. 3; Exclusions from patentability - art. 4; Form of claims - art. 5; Relationship with Directive 91/250/EEC - art. 6; Monitoring - art. 7; Report on the effects of the Directive - art. 8 Impact review - art. 9, and also typical decisions concerning directive transposition into the Members States legal (art. 10), entry into force (art. 11) and addressees (art. 11). The Preamble of the directive initially consisted of 19 points, while its Common Position version had 23 points.

II. Najbardziej kontrowersyjne zagadnienia statusu innowacji informatycznych w prawie patentowym

II. The most controversial issues concerning the status of software-related innovations in the patent law

Oficjalnym uzasadnieniem wystąpienia z projektem dyrektywy było zharmonizowanie zasad udzielania patentów na wynalazki związane z programami komputerowymi w ramach Unii Europejskiej. Ze względu na brak regulacji wspólnotowych, a w szczególności wobec nieistnienie patentu Wspólnoty (Community patent),[1] udzielanie patentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej pozostaje ciągle poza domeną systemu wspólnotowego i następuje w dwóch trybach: 1) konwencyjnym, ustanowionym przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (dalej: "konwencja monachijska"),[2] w drodze decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego, oraz 2) w trybie krajowym, na podstawie decyzji krajowych urzędów patentowych. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania sytuacji prawnej w zakresie ochrony patentowej, czego wyrazem są, między innymi, przypadki odmowy udzielenia patentu bądź unieważnienia patentów europejskich w niektórych państwach członkowskich. Wprawdzie obecnie państwa należące do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Malty) są równocześnie członkami Konwencji o patencie europejskim,[3] jednakże odmienna interpretacja przepisów prawa krajowego, także tych, które stanowią dosłowne powtórzenie postanowień konwencji, nie zapewnia jednolitego poziomu wymagań w zakresie zdolności patentowej i jednakowego sposobu traktowania rozwiązań z dziedziny informatyki na wewnętrznym rynku Wspólnoty.

The official reason for the Directive was the harmonization of the rules on granting patents for patents on inventions related to computer programs in the European Union. Because there are no EU regulations, and in particular no Community Patent, granting of patents In the EU Member States remains outside the Community system. The patent procedure takes place in two ways: 1) conventional, set up by the Convention on granting of the European patents (later referred to as "Munich Convention") by the decision of the European Patent Office; 2) national, on the basis of the decision of national patent offices. This leads to an substantial differentiation of the legal situation as regards the patent protection. An example of this is the refusal of granting patents or the revocation of European patents in certain Member States. Even if the current EU Member States are all signatories of the Munich Convention (Malta excepted), the different interpretation of national law - including the chapters repeating the wording of the Munich Convention - means there is no guarantee of a unified set of conditions as regards patentability and equal treatment of computer-based solutions on the Single Market.

W tym miejscu warto podkreślić odrębność aktów prawa wspólnotowego (np. dyrektyw) i konwencji monachijskiej tworzącej system patentu europejskiego, która nie jest instrumentem prawa wspólnotowego. Konwencja nie wiąże organów Unii Europejskiej, natomiast Europejski Urząd Patentowy nie jest związany ani nie stosuje prawa wspólnotowego. Należy jednak mieć na uwadze ewentualność inkorporowania przepisów dyrektywy do konwencji monachijskiej, na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej, w drodze uzupełnienia regulaminu wykonawczego (Implementing Regulations), będącego integralną częścią tej umowy międzynarodowej. Po raz pierwszy działanie takie zostało podjęte w stosunku do dyrektywy 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r.) i polegało na wprowadzeniu do regulaminu wykonawczego nowego rozdziału VI pt. "Wynalazki biotechnologiczne" (zasady 23b-23e). Należało liczyć się z tym, że analogiczne rozwiązanie zastosowane byłoby także w stosunku do dyrektywy dotyczącej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera, po jej uchwaleniu przez organy Unii Europejskiej.

It is worth to underline at this point the distinctness between the community law (e.g. Directives) and the Munich Convention that lies at the ground of the European patent system, but is not an instrument of the community law. The Convention is not binding for the European institutions, and the European Patent Office is not obliged by and does not apply the community law. One should keep in mind the possible incorporation of the Directives into the Munich Convention by decisions of Administrative Council of the European Patent Organization that can complete the Implementing Regulations, which is an integral part of this international agreement. For the first time this possibility has been applied to the 98/44/EC Directive of 6.07.1998 on legal protection of biotechnological inventions (OJ EC L 213 of 30.07.1998) and resulted in supplementing the Implementing Regulations with a new chapter VI: "Biotechnological Inventions" (rules 23b-23e). One can suspect that an similar solution might have been adopted in the case of the Directive on computer-implemented inventions once the EU institutions agreed on it.

Wśród najbardziej kontrowersyjnych i zarazem najważniejszych zagadnień prawnopatentowego statusu programów komputerowych należy wymienić:

Among the most controversial and, at the same time, most important issues of the legal-patent status of the computer programs one should mention:

1) Przeprowadzenie linii demarkacyjnej pomiędzy "programem komputerowym", który - jako taki (as such) - nie podlega opatentowaniu, gdyż nie jest wynalazkiem w rozumieniu krajowych systemów prawa patentowego państw członkowskich Unii Europejskiej (i konwencji monachijskiej) a "wynalazkiem", tzn. rozwiązaniem o charakterze technicznym, które może zostać opatentowane, pod warunkiem, że spełnia ustawowe (lub konwencyjne - w odniesieniu do europejskich zgłoszeń patentowych) wymogi nowości (novelty), poziomu wynalazczego (inventive step) i nadawania się do przemysłowego stosowania (industrial application). Problem sprowadza się do wykładni jednego z podstawowych założeń zarówno konwencyjnego, jak i krajowych systemów patentowych, w tym polskiego (art. 28 pkt 5 ustawy - Prawo własności przemysłowej),[4] zgodnie z którym programy komputerowe są wyłączone z pojęcia wynalazku mogącego podlegać opatentowaniu, przy czym wyłączenie to dotyczy programów komputerowych "jako takich" (as such) - art. 52 ust. 2 lit. c) i ust. 3 konwencji monachijskiej;

1) Drawing of a demarcation line between the "computer program", which – as such – is not patentable because it is not an invention according to the national patent law of the EU Member States (and the Munich Convention) and the "invention", id est a solution characterised by technical features, to which a patent can be granted if are met denoted in the national law (or Conventional – in the case of European patent applications) requirements of novelty, inventive step and susceptibility to industrial application. The problem comes down to the interpretation of one of the fundamental assumptions of both the conventional and national patent systems, including the Polish one (Art. 28, p. 5 of the of the act on Industrial Property Law), according to which computer programs are excluded from the definition of the patentable invention; while this exclusion concerns computer programs as such – art. 52 paragraph 2(c) and paragraph 3 of Munich Convention;

2) Zagadnienie interoperacyjności, wiążące się z koniecznością utrzymania realnej możliwości czynienia użytku z ustawowego zezwolenia na dekompilację programu komputerowego, przewidzianego w prawie autorskim (zob. art. 6 dyrektywy 91/250/EWG,[5] a także art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),[6] w celu uniknięcia blokady tworzenia programów zdolnych do współdziałania (interoperacyjnych) z powodu patentu na program poddany dekompilacji. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zapewnienia możliwości dostępu i udziału w rynku oraz szans konkurencji, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są w największym stopniu narażone na ujemne następstwa nadmiernie liberalnej praktyki udzielania patentów na "wynalazki softwarowe".

2) The question of interoperability is link together with a need to allow real possibility of decompilation of the computer program, as is foreseen in the copyright law (see art. 6 of the directive 91/250/EEC, and art. 75 paragraphs 2.3 and 3 of the Polish Law on Copyright and Neighboring Rights), A patent related to program cannot be used for blockade of decompilation, if it is needed for creation interoperable programs. This question has a crucial meaning from the point of view of ensuring access to market and fair competition, especially for small and middle enterprises (SMEs), which are most exposed to the negative outcome of overly liberal practices of granting patents on "software inventions".

O kontrowersyjności projektu dyrektywy świadczyły również spory dotyczące pozostałych postanowień,[7] w tym poszczególnych punktów preambuły. Co więcej, poważny spór ujawnił się nawet w kwestii sposobu określenia (nazwy) wynalazków będących przedmiotem dyrektywy. W pierwotnej wersji, zaproponowanej przez Komisję Europejską, wynalazki te zostały określone jako "urzeczywistniane przy użyciu komputera" (computer-implemented inventions), natomiast Parlament Europejski opowiedział się za określeniem "wynalazki wspomagane komputerowo" (computer-aided inventions). Brak zgody w sprawie sposobu określenia przedmiotu nowej regulacji świadczył o braku porozumienia co do kategorii rozwiązań, których będzie ona dotyczyć. W istocie spór ten ujawnił, że niezupełnie ścisłe były twierdzenia, że dyrektywa nie będzie zmieniać aktualnego stanu prawnego. Przeciwnie, wobec lakoniczności postanowień konwencji monachijskiej i ustaw krajowych, dopuszczających surowszą ocenę zdolności patentowej innowacji zakładających użycie programów komputerowych, dyrektywa prowadziłaby do utrwalenia standardów minimalnych, bardzo liberalnych, oznaczających w istocie udzielanie patentów na programy komputerowe "jako takie", przy specyficznym, niezmiernie wąskim rozumieniu tego pojęcia, które w praktyce odgrywa znikomą rolę. Z dużym prawdopodobieństwem można bowiem założyć, że do urzędów patentowych nie są zgłaszane programy komputerowe nieinstalowane w komputerze, "same w sobie" {on their own), wyłącznie w formie zapisu na nośniku. Wprawdzie sama nazwa tej grupy wynalazków nie miała zasadniczego znaczenia, gdyż dopuszczalność udzielenia patentu zależy od merytorycznego ujęcia i sposobu badania przesłanek zdolności patentowej, to jednak przyjęcie danego określenia mogło zostać odebrane jako sygnał zachęcający bądź powstrzymujący dalsze łagodzenie oceny zdolności patentowej. Ponieważ, z punktu widzenia krajów o słabszym potencjale innowacji informatycznych dalsza liberalizacja nie jest pożądana, korzystne było odejście od określenia "computer-implemented inventions", które - zaczerpnięte z praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego[8] - mogło być kojarzone z tendencją do niwelowania różnicy pomiędzy programem komputerowym a wynalazkiem. Na marginesie warto zaznaczyć, że każde z proponowanych określeń nie jest ścisłe. To nie komputer wspomaga lub urzeczywistnia wynalazek, lecz program komputerowy, dzięki któremu komputer działa i wykonuje zaprogramowane funkcje. Z tego powodu pożądane było przyjęcie określenia "wynalazki wspomagane komputerowo" (computer-aided inwentions) albo "wynalazki kontrolowane przy użyciu komputera" (computer-controlled inventions), przy uwzględnieniu faktu, że w dawniejszej praktyce rozwiązania te były określane mianem "wynalazków związanych z programami komputerowymi" (software-related inventions).

The directive proposal was controversial. This was attested by the differences of interpretation concerning other provisions including several points in the preamble. Moreover, a serious disagreement came to light even in the question of naming inventions being the subject of the directive. In the first version suggested by the European Commission the inventions were described as "computer-implemented inventions" while the European Parliament sticked to the term of "computer-aided inventions". The lack of agreement in the matter of defining the subject of the regulation testified of a lack of understanding as for the categories of solutions being the subject of the Directive. As a matter of fact this disagreement showed that the claims of those arguing that the Directive will not change the existing legal status quo were misleading. On the contrary, in the face of the laconic statements of the Munich Convention as well as national acts allowing for the more severe evaluation of patentability of software related invention, the Directive would lead to the preservation of imperceptible, loose standards. Meaning in fact granting patents on computer programs as such, and having in mind the specific and extremely narrow understanding of this term, which in practice plays a very insignificant role. We can suppose with a fair amount of probability that applications to patent uninstalled computer "programs on their own", in the form of a text on the carrier, do not arrive to patent offices. Although the name of this group of inventions in itself was not essential, because the patentability depends on the substantial content as well as rules to apply criterion's of patentability, the adoption of a certain definition might have been interpreted as a signal encouraging or preventing further watering down of the patentability examination. From the point of view of countries with a weaker potential in software related innovations further liberalization is not desired. Therefore it was wellcomed putting aside the wording "computer-implemented inventions", that was inspired by practice of the European Patent Office and could have been associated with the tendency of blurring the differences between computer program and invention. By the way, it is worth underlining that neither of the proposed definitions is precise. It is not the computer that aids or implements the invention, but the computer program, thanks to which the computer works and executes the programmed functions. Therefore it was considered necessary to adopt the wording of either "computer–aided inventions" or "computer–controlled inventions" while keeping in mind the fact that in the past these solutions were described as "software-related inventions".

1. Program komputerowy a wynalazek

1. Computer programme and invention

W kwestii przeprowadzenia wspomnianej powyżej linii demarkacyjnej zasadnicze znaczenie ma wymóg "technicznego charakteru", gdyż to on służy do odgraniczenia programu komputerowego "jako takiego" (as such) od wynalazków mogących podlegać opatentowaniu. Z tego powodu tak ważne okazały się postanowienia definiujące "wkład techniczny" (technical contribution) oraz sposób oceny tego wkładu, a także inne zapisy, które miały na celu możliwie precyzyjne określenie rozwiązań, które - nie należąc do żadnej z dziedzin techniki (field of technology) - nie stanowią wynalazku.

In the above-mentioned question of introducing the division line, the meaning of "technical character" is of critical importance. It is so because it serves to distinguish between the computer programme "as such" and the patentable inventions. Because of this the paragraphs of critical importance came to be those defining "technical contribution" and the way of its evaluation but also the wording of some other paragraphs intending to define precisely the solutions, which - as not belonging to any field of technology - were not an invention.

Zarówno propozycja Komisji Europejskiej, jak i stanowisko Rady zawarte we "wspólnym stanowisku" nie eliminowały wielu poważnych niejasności i kontrowersji w sprawie odgraniczenia wynalazku (rozwiązania technicznego) od programu komputerowego, a także algorytmu, metody obliczeniowej, koncepcji matematycznej czy metody prowadzenia działalności gospodarczej (business method), zwłaszcza w handlu elektronicznym (e-commerce). Należało się liczyć z tym, że zapis deklarujący wyłączenie patentowania programu komputerowego "jako takiego" (art. 4 ust. 1 "wspólnego stanowiska")[9] będzie miał znaczenie bardzo ograniczone, niemal iluzoryczne, podobnie jak w obecnej praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. Dyrektywa mogła więc zostać odebrana jako potwierdzenie i usankcjonowanie niezmiernie liberalnego podejścia do badania technicznego charakteru omawianej grupy zgłoszeń, przyjętego w ostatnich latach w orzecznictwie monachijskiego urzędu na tle art. 52 ust. 2 i ust. 3 konwencji monachijskiej (np. w decyzjach T1173/97 z dnia 1 lipca 1998 r.,[10] T 935/97 z dnia 4 lutego 1999 r.,[11] T 931/95 z dnia 8 września 2000 r.[12] i T 258/03 z dnia 21 kwietnia 2004 r.[13]). Wpisanie tego niezmiernie liberalnego podejścia w ramy dyrektywy oznaczałoby, że przestanie ono być "wewnętrzną" sprawą Europejskiego Urzędu Patentowego, a stanie się wiążące dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W razie przyjęcia dyrektywy państwa te byłyby zobowiązane do dostosowania swego krajowego prawa patentowego (w Polsce: ustawy - Prawo własności przemysłowej) i przestrzegania postanowień dyrektywy przy ocenie warunków udzielenia patentu. Dotyczyłoby to zarówno zgłoszeń rozpatrywanych w trybie krajowym (przez polski Urząd Patentowy, na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej), jak i rozpoznawania spraw o unieważnienie patentu (zarówno krajowego jak i europejskiego), a także procesów sądowych o naruszenie patentu (krajowego i europejskiego). Ważne znaczenie miałby fakt, że wraz z przyjęciem dyrektywy kompetencję do wykładni określonych w niej przesłanek zdolności patentowej i innych zasad udzielania patentów uzyskałby Europejski Trybunał Sprawiedliwości, którego orzeczenia, stanowiące część aquis communautaire, są wiążące dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Both, the proposal by the European Commission and the position of the Council formulated in the "common position" did not eliminate the several serious ambiguities and controversies concerning the demarcation line between invention (technical solution) and computer programme, algorithm, computing method, mathematical idea or business method, especially in relation to e-commerce. It was not surprise, that the words stating that computer programmes "as such" were not patentable (art. 4, paragraph 1 of the "common position") would have a very restricted meaning, almost illusionary, as it is in the current practice of the European Patent Office. The Directive could have been seen as a confirmation and a sanctioning of this extremely liberal approach to the scrutiny of the technical character practised during recent years by the Munich Office. This approach was adopted in the recent years in the decisions of the Munich Office based on Art. 52 paragraphs 2 and 3 of the Munich Convention (for example in the decisions: T 1173/97 of 1.07.1998, T 935/97 of 4.02.1999, T 931/95 of 8.9.2000, T 258/03 of 21.04.2004). The incorporation of this overly liberal approach into the framework of a Directive would mean, that it would cease to be an "internal" matter of the European Patent Office, and would become binding for all EU Member States. In the case of adoption of the Directive, the Member States would have been obliged to align their national Patent law (in Poland: the Act on Industrial Property Law) and also to comply with the Directive while granting their own patents. This would concern both, the patent applications processed under national procedure (Polish patent office on the basis of the Act on Industrial Property Rights), and requests on invalidation of a patent (both national and European); as well as the court trials on infringement of patents, both national and European. It is worth noting, that if the Directive had been adopted, the European Court of Justice - who's rulings (part of acquis communautaire) are binding for the Member States of the EU - would gain competence to interpret the patentability and related issues.

W szczególności trudne do zaakceptowania byłoby założenie, wynikające z aktualnej praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego, zgodnie z którym wszystkie programy komputerowe wykonywane w komputerze mają, z samej definicji, charakter techniczny z tego powodu, że komputer jest maszyną {all programs when run in a computer are by definition technical (because a computer is a machine)}. W takim bowiem razie do udzielenia patentu wystarczałoby stwierdzenie nowości (choćby w samym programie komputerowym) oraz poziomu wynalazczego, a także przemysłowej stosowalności, przy bardzo szerokim ujęciu przemysłu (industry), obejmującym choćby handel elektroniczny. Za zbyt daleko idącą należy także uznać tezę, wyrażoną we wspomnianej wyżej decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie T 1173/97, zgodnie z którą program komputerowy nie jest wyłączony od opatentowania na podstawie art. 52 ust. 2 i ust. 3 konwencji monachijskiej, jeżeli podczas wykonywania w komputerze powoduje skutek techniczny wykraczający poza "normalne fizyczne oddziaływanie" (normal physical interactions) pomiędzy programem i komputerem.

It would have been particularly difficult to accept the assumption, which entered the practice of the European Patent Office, according to which all programs when run on a computer are by definition technical (because a computer is a machine). In which case in order to grant a patent, it would have been enough to prove: novelty (even in the computer program itself), level of inventiveness and susceptibility to industrial application, while the definition of industry is very wide and comprise even e-commerce. The thesis, that a computer program is not excluded from patentability on the basis of art. 52, paragraphs 2 and 3 of Munich Convention, if in computer is produced a technical effect that goes beyond "normal physical interactions" between the program and the computer, as is said in the decision of the Board of Appeals of the European Patent Office in the case T 1173/97, exceed admissible reach of understanding.

W powyższym kontekście warto przytoczyć fragment aktualnej wersji Wytycznych ds. badań, dotyczący sposobu wykładni wyłączenia programu komputerowego "jako takiego" z pojęcia wynalazku mogącego podlegać opatentowaniu (art. 52 ust. 2 lit. c) i ust. 2 konwencji monachijskiej). Po stwierdzeniu, że w sprawie oceny zdolności patentowej wynalazków związanych z programami komputerowymi stosuje się takie same podstawowe zasady oceny jak dla innych przedmiotów, szczegółowy opis badania przedstawiono następująco: "Jakkolwiek programy komputerowe są wymienione na liście wyłączeń z art. 52 ust. 2, to w przypadku, gdy zastrzegany przedmiot ma charakter techniczny, nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 52 ust. 2 i ust. 3. Jednakże, operacje przetwarzania danych kontrolowane przez program mogą być także, teoretycznie, urzeczywistnione za pomocą specjalnych układów, a wykonanie programu zawsze powoduje skutki fizyczne (physical effects), np. zjawiska elektryczne. Stosownie do decyzji w sprawie T 1173/97, takie normalne skutki fizyczne (such normal physical effects) same w sobie nie wystarczają do uznania, że program komputerowy ma charakter techniczny. Jednakże, jeżeli program może, w trakcie wykonywania w komputerze, wywołać dalszy skutek techniczny (a further technical effect) wykraczający poza te normalne skutki fizyczne - nie jest wyłączony od opatentowania, niezależnie od tego, czy jest zastrzegany sam w sobie (by itself) czy jako zapis na nośniku (a record on a carier). Ten dalszy skutek techniczny może być znany ze stanu techniki. Dalszego skutku technicznego, nadającego techniczny charakter programowi komputerowemu, można doszukać się np. w kontroli procesu technicznego, w przetwarzaniu danych reprezentującym jednostki fizyczne lub w wewnętrznym funkcjonowaniu samego komputera lub jego interfejsów pod wpływem programu, a może się on przejawiać np. w wydajności lub bezpieczeństwie procesu, zarządzaniu zasobami komputera lub prędkości transferu danych w łączu komunikacyjnym. W konsekwencji, program komputerowy zastrzegany "sam w sobie", jako zapis na nośniku lub w postaci sygnału może zostać uznany za wynalazek w rozumieniu art. 52 ust. 1, jeżeli program ma zdolność wywołania, w trakcie wykonywania w komputerze, dalszego skutku technicznego wykraczającego poza normalne fizyczne oddziaływanie (the normal physical interactions) między programem i komputerem. Takie zastrzeżenie patentowe może zostać opatentowane, jeśli spełnione są wszystkie wymogi konwencyjne, zob. np. art. 84,83,54 i 56 (...). Zastrzeżenia patentowe nie powinny zawierać zapisu programu (program listings), lecz powinny definiować wszystkie cechy, które nadają zdolność patentową procesowi, który ma być zrealizowany w trakcie wykonywania programu. (...)[14].

In this context, it is worth to quote an excerpt of the current version of Guidelines for Examinations, concerning the interpretation of the exclusion of a computer program "as such" from the definition of a patentable invention (art. 52, paragraphs 2c and 3 of the Munich Convention). After statement, that in the question of patentability of computer-related inventions, the same basic rules of verification as for other objects apply, a detailed description of verification has been proposed: "While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52 (2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52 (2) and (3). However, a data-processing operation controlled by a computer program can equally, in theory, be implemented by means of special circuits, and the execution of a program always involves physical effects, e.g. electrical currents. According to T1173/97, such normal physical effects are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character. But if a computer program is capable of bringing about, when running on a computer, a further technical effect going beyond these normal physical effects, it is not excluded from patentability, irrespective of whether it is claimed by itself or as a record on a carrier. This further technical effect may be known in the prior art. A further technical effect which lends technical character to a computer program may be found e.g. in the control of an industrial process or in processing data which represent physical entities or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for example, effect the efficiency or security of a process, the management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link. As a consequence, a computer program claimed by itself or as a record on a carrier or in the form of a signal may be considered as an invention within the meaning of Art. 52 (1) if the program has the potential to bring about, when running on a computer, a further technical effect which goes beyond the normal physical interactions between the program and the computer. A patent may be granted on such a claim if all the requirements of the EPC are meet; see in particular Art. 84, 83, 54 and 56, (...). Such claims should not contain program listings, but should define all the features which assure patentability of the process which the program is intended to carry out when it is run (...).

"Wynalazki urzeczywistniane przy użyciu komputera" zostały w projekcie dyrektywy zdefiniowane jako "wynalazki, których wykonanie związane jest z użyciem komputera, sieci komputerowej lub innego urządzenia nadającego się do zaprogramowania i posiadają jedną lub więcej, prima facie, nowe cechy, realizowane, w całości lub w części, za pomocą programu komputerowego lub programów komputerowych". W wersji przyjętej przez Radę we "wspólnym stanowisku" definicja ta pozostała niemal bez zmian; skreślono jednak zwrot "prima facie nowe".[15]

"Computer-implemented inventions" were defined in the Directive project as "any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having one or more prima facie novel features which are realized wholly or partly by means of a computer program or computer programs". In the version adopted by the Council in the "common position", this definition remained almost unchanged; however, the expression "prima facie, new" was deleted.

Znaczna część poprawek Parlamentu Europejskiego zmierzała do wyraźnego sformułowania podstawowej przesłanki uznania jakiegokolwiek wytworu intelektualnego za wynalazek mogący podlegać opatentowaniu, jaką jest techniczny charakter rozwiązania. Wymóg ten ma fundamentalne znaczenie w omawianej grupie rozwiązań. Od początku, także w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego, był pierwszym i najważniejszym etapem badania, czy zgłoszenie dotyczy wynalazku, czy też pomysłu abstrakcyjnego lub z innych powodów nienależącego do żadnej z dziedzin techniki, a zatem wyłączonego od opatentowania. Wprawdzie konwencja monachijska nie wymienia "technicznego charakteru" expressis verbis w przepisach określających materialnoprawne przesłanki zdolności patentowej (art. 52-57),[16] jednakże nie ulega wątpliwości, że jest to immanentna, konieczna cecha każdego wynalazku. Potwierdzenie tego stanowiska wynika z regulaminu wykonawczego do konwencji (Implementing Regulations), stanowiącego integralną część tej umowy międzynarodowej, w tym zwłaszcza zasad sporządzania opisu wynalazku. Tak np. zasada 27 regulaminu, określająca wymogi dotyczące treści opisu wynalazku, przewiduje, że opis powinien określać dziedzinę techniki (the technical field), której dotyczy wynalazek (lit. a), a ponadto postanawia, że opis powinien ujawniać zastrzegany wynalazek w taki sposób, że problem techniczny (nawet jeśli nie jest postawiony wyraźnie jako taki) oraz jego rozwiązanie mogą być zrozumiałe, oraz podawać wszystkie korzystne skutki wynalazku, odwołując się do stanu techniki (lit. c).

A significant part of the European Parliaments amendments was directed at articulate clarification of basic requirement to recognise an invention, that is a technical character of the solution. Only technical creation can be a patentable invention. A need to fulfill this condition is of fundamental importance fot discussed group of solutions. From the very beginning, also in the practice of the European Patent Office, it was the first and the most important step of the scrutiny, whether the subject matter concerns an invention. Or it is an abstract idea, or for other reasons not belong to any technical field, and therefore is excluded from patentability. Although the Munich Convention does not mention "technical character" expressis verbis when legal requirements and conditions of patentability are formulated (art. 52-57), it is still not to be doubted, that it is an immanent and necessary feature of any invention. The confirmation of this position becomes visible in the light of the Implementing Regulations, which is an integral part of this international agreement, and especially the rules on preparing the description of the invention. And so for example, rule no. 27 of the Regulation, which stipulates the conditions concerning the description of the invention, foresees that the description should specify the technical field, which concerns the invention (letter a), and moreover, the description should be presented in such a manner, that the technical problem (even if it is not clearly perceived as such) and its solution are understandable and state all the advantageous effects of the invention, given the state of the art in a field of technology (letter c).

Jedna z poprawek zaproponowanych przez Parlament Europejski zmierzała do tego, aby w pkt 7 preambuły dyrektywy wprowadzić zapis wyjaśniający motywy wyłączenia zdolności patentowej programów komputerowych. Poprawka ta była korzystna, gdyż wyznaczała kierunek wykładni art. 52 ust. 2 i ust. 3 konwencji monachijskiej i wyraźnie określała, że przyczyną wyłączenia jest okoliczność, że programy komputerowe nie należą do żadnej z dziedzin techniki.[17] Taki wyraźny zapis miałby pozytywny wpływ na wykładnię pojęcia "computer-aided invention" (art. 2 pkt 1) i innych postanowień dyrektywy.

One of the amendments put forward by the European Parliament was aiming at introducing, in the point 7 of the Directive preamble a notion, which would clarify the motifs for excluding the computer-programmes from patentability. It was an advantageous amendment, since it gave directions for interpretation of art. 52, paragraphs 2 and 3 of Munich Convention. It was advisable also because it stated clearly the reason for exclusion, the fact that the computer programmes do not belong to any field of technology. Such a clear statement would have an advantageous impact on the interpretation of the term "computer-aided invention" (art. 2 p. 1) and other pronouncements of the directive.

Jak wspomniano, kluczowe znaczenie dla określenia przedmiotu mogącego podlegać opatentowaniu ma definicja "wkładu technicznego" (technical contribution). Zapis definiujący to pojęcie miał istotne znaczenie dla całej dyrektywy, gdyż fundamentalnym i pierwszorzędnym warunkiem udzielenia patentu jest to, aby pomysł zgłoszony do opatentowania był wynalazkiem. Wynalazek musi mieć, z samej definicji, techniczny charakter (technical character), a ten występuje tylko wtedy, gdy przedmiot zgłoszenia wnosi wkład do stanu techniki (to the state of the art in a field of technology). W pierwotnej wersji projektu dyrektywy "wkład techniczny" został zdefiniowany jako "wkład do stanu wiedzy w dziedzinie technicznej, który nie jest oczywisty dla fachowca" ("technical contribution" means a contribution to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the art) (art. 2 lit. b). W wersji "wspólnego stanowiska" Rada zaproponowała dodanie do powyższego sformułowania wymogu, że wkład musi być również nowy, a ponadto zdania w brzmieniu: "Wkład techniczny jest oceniany w drodze rozważenia różnicy pomiędzy stanem wiedzy i zakresem zastrzeżenia patentowego ujmowanego jako całość, które musi obejmować cechy techniczne, niezależnie od tego, czy towarzyszą im cechy nie-techniczne" (The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the state of the art and the scope of the patent claim considered as a whole, which must comprise technical features irrespective of whether or not these are accompanied by non-technical features). Ze względu na kontrowersyjność tej kwestii, członkowie Parlamentu Europejskiego zaproponowali nowe ujęcie definicji, a ponadto odrębne zdefiniowanie "dziedziny techniki" (field of technology). W wersji przyjętej przez Komisję Prawną Parlamentu "wkład techniczny" został zdefiniowany jako: "Wkład to stanu wiedzy w dziedzinie techniki. Wkładem technicznym jest zespół cech, dzięki którym zastrzeżenie patentowe jako całość różni się od stanu wiedzy (The technical contribution is the set of features by which the scope ofthe patent claim as a whole is considered to differ from the state of the art). Wkład musi być techniczny, tj. zawierać cechy techniczne i należeć do dziedziny techniki. Bez wkładu technicznego nie istnieje przedmiot mogący nadawać się do opatentowania (Without a technival contribution there is no patentable subject-matter). Wkład techniczny musi spełniać przesłanki zdolności patentowej; w szczególności musi być nowy i nieoczywisty dla fachowca". Powyższa definicja została, z pewną modyfikacją, zaakceptowana w formie poprawki plenarnej. Modyfikacja polegała na skreśleniu w drugim zdaniu wyrazu "techniczny", gdyż trafnie uznano, że nie jest tak, iżby wszystkie cechy różniące się od stanu wiedzy miały posiadać, z samej definicji, charakter techniczny. Z kolei definicja "dziedziny techniki" została przez Komisję Prawną Parlamentu sformułowana następująco: "Dziedzina techniki (...) oznacza sferę zastosowania wymagającą użycia poddających się kontroli sił przyrody w celu uzyskania przewidywalnych rezultatów w świecie fizycznym" ("Field of technology", also called "technological domain" or "technical domain", means an application domain requiring the use of controllable forces of nature to achieve predictable results in the physical world) (art. 2 lit. ba). Ponadto, według Komisji Prawnej, wyraz "techniczny" oznacza "należący do dziedziny techniki" ("technical" means belonging to a field of technology). W poprawce plenarnej określenie "dziedziny techniki" ujęto jako "dziedzinę stosowanych nauk przyrodniczych" ("field of technology" is a field of applied natural science), a ponadto zrezygnowano z odrębnego definiowania wyrazu "techniczny", co należy uznać za właściwe w świetle definicji "dziedziny techniki".

As mentioned before, the definition of "technical contribution" was of crucial importance for the assessment of the subject matter patentability. The paragraph defining this notion was of primary importance for the entire directive, because the fundamental and all-important condition for granting a patent is that the idea claimed to be patentable must be an invention. The invention must have, from the definition, a technical character. This character of the invention is proven, only then, when the subject matter of the patent claim, represents a contribution to the state of the art in a field of technology. In the initial version of the Directive project' the "technical contribution" has been defined as "a contribution to the state of the art in a field of technology, which is not obvious to a person skilled in the art" (art. 2 letter b). In the common position version, the Council suggested adding to the above formulation, that the contribution should be new as well, and also adding the following sentence: "The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the state of the art and the scope of the patent claim considered as a whole, which must comprise technical features irrespective of whether or not these are accompanied by non-technical features." Because this question has been controversial, the Members of the European Parliament suggested a new angle for the definition, as well as a new definition of a field of technology. In the version adopted by the JURI (Legal Committee of The European Parliament), the technical contribution has been defined as follows: "The technical contribution is the set of features by which the scope of the patent claim as a whole is considered to differ from the state of the art. The contribution must be technical, that is, comprise technical features and belong to a field of technology. Without a technical contribution there is no patentable subject-matter. The technical contribution must fulfil the precondition of patentability. In particular it must be novel and not obvious to a person skilled in the art." The above definition, with a certain modifications, has been accepted in the form of a plenary amendment. This modification consisted in the deletion of the word "technical" in the second sentence, because, as it was rightly observed, it is not true, that all the features differing from the state of the art, have, from by definition, a technical character. As for the "field of technology", it has been defined in the following way: "Field of technology", also called "technological domain" or "technical domain", means an application domain requiring the use of controllable forces of nature to achieve predictable results in the physical world (art. 2 letter ba). Moreover, according to the JURI Committee, the word "technical" means "belonging to a field of technology". In the plenary amendment, the notion of the "field of technology" was defined as a field of applied natural science. In addition, the separate definition of the notion "technical" has been abandoned, which should be considered as right in the light of the definition of the "field of technology".

Jak wynika z powyższego opisu poszczególnych wersji definicji "wkładu technicznego", prace Parlamentu Europejskiego miały na celu doprecyzowanie, że wkład techniczny, oceniany z punktu widzenia poziomu wynalazczego, musi być przede wszystkim nowy, a ponadto poziom wynalazczy (nieoczywistość wynikania ze stanu techniki) musi ujawniać się w tym, co stanowi wkład techniczny, a nie w programie komputerowym bądź algorytmie, metodzie obliczeniowej czy matematycznej i innych elementach wyłączonych z pojęcia wynalazku. Założenie to zostało wyrażone również w poprawce plenarnej do pkt 12 preambuły, w której stwierdzono: "Wkład techniczny musi być nowy i nieoczywisty dla fachowca z danej dziedziny techniki" (The technical contribution must be new and not obvious to the person skilled in the art), przy czym dodatkowo rozgraniczono wymóg "technicznego charakteru" i "poziomu wynalazczego" (nieoczywistości). W wersji przyjętej przez Radę we "wspólnym stanowisku" te dwa wymogi nie zostały jasno wyodrębnione.[18] Tymczasem korzystne było podkreślenie, że brak "wkładu technicznego" wyklucza możliwość uznania jakiegokolwiek rozwiązania za wynalazek. Dopiero bowiem stwierdzenie "wkładu technicznego" otwiera drogę do badania, czy przedmiot zgłoszenia jest nowy i nieoczywisty. Ponadto poprawki parlamentarzystów trafnie zmierzały do oderwania badania wkładu technicznego od zastrzeżenia patentowego "jako całości" (as a whole). W definicji "dziedziny techniki" (field of technology) źródłem wątpliwości interpretacyjnych mogło być pojęcie "stosowanych nauk przyrodniczych" (applied natural science), chociaż, z drugiej strony wątpliwości te mogły być usunięte, a przynajmniej znacznie złagodzone w świetle pkt 6 preambuły dyrektywy w brzmieniu zaproponowanym w poprawce plenarnej. Chodzi o końcowy fragment tego postanowienia, w którym - w nawiązaniu do art. 27 ust. 1 TRIPS - stwierdzono: "Tak więc wynalazki we wszystkich dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych są patentowanie, podczas gdy innowacje w takich dziedziach, jak matematyka (mathematics), przetwarzanie danych (data processing) i logika organizacyjna (organisational logic) są niepatentowalne, niezależnie od tego, czy do ich urzeczywistnienia jest używany komputer czy też nie". Z kolei wersja przyjęta przez Komisję Prawną Parlamentu nie budziła wspomnianych wątpliwości, natomiast jej niekorzystny wpływ mógł wynikać z wyrażenia "świat fizyczny" (physical world), które w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego jest traktowane jako synonim "techniczności".

As it appears from the previous summary of different versions of definition of the "technical contribution", the work of the European Parliament had the aim to specify that the technical contribution, evaluated from the point of view of the level of inventiveness, has to be, above all, new and its the level of inventiveness (un-obviousness having regard the art known at the time) has to manifest through, what makes for the technical contribution; and not in computer programme or algorithm, counting or mathematical method and other elements excluded from the notion of invention. This principle has been expressed in the plenary amendment to the point 12 of the preamble, where it was stated that: "The technical contribution must be new and not obvious to the person skilled in the art", where the condition of "technical character" and "level of inventiveness" (un-obviousness) has been split. In the version adopted by the Council in the "common position" these two conditions have not been clearly split. However, to underline the fact, that the absence of "technical contribution" excludes the possibility to recognise a solution as an invention, has been advantageous. Indeed, only once the "technical contribution" has been recognised, the route is open for further investigation, whether the subject-matter is new and unobvious. Besides, the amendments suggested by the MEPs were rightly aiming to break with practice to evaluate the technical contribution in the context of the patent claim "as a whole". In the definition of the field of technology, the term of "applied natural science" might be of doubt, although on the other hand this problem could have been resolved, or at least diminished in the light of point 6 of the preamble of the Directive in the meaning suggested in the plenary amendment. In the final fragment of the resolution - in connection to art. 27, paragraph 1 TRIPS - it was stated: "Therefore, the inventions in all fields of applied natural science are patentable, while the inventions in the fields such as mathematics, data processing, and organisational logic are not patentable, independently from the fact of being computer-implemented or not." On the other hand, the version adopted by the JURI Committee was not producing the aforementioned doubts, but its drawback could have come from the expression "physical world", which, in the practice of the European Patent Office, is treated as a synonym of "technicality".

Wątpliwości ujawniły się również w kwestii traktowania algorytmu. We "wspólnym stanowisku" Rady znajdował się wprawdzie zapis o jego "nieodłącznie nie-technicznym charakterze" (an algorithm is inherently non-technical) i wynikającej stąd niemożności uznania za wynalazek, jednakże z drugiej strony przewidziano, że metoda zakładająca użycie algorytmu może zostać opatentowana, jeżeli została zastosowana do rozwiązania zagadnienia technicznego (Nonetheless, a method involving the use of an algorithm might be patentable provided that the method is used to solve a technical problem). Dodatkowo zastrzeżono, że patent udzielony na taką metodę nie może zmonopolizować samego algorytmu ani jego zastosowania w kontekście nieprzewidzianym w patencie. Poprawka Parlamentu Europejskiego polegała na pozostawieniu tylko pierwszego zdania, stanowiącego o nie-technicznym charakterze algorytmu, natomiast skreślone zostały obydwa pozostałe zdania, z których pierwsze mogło otwierać drogę do patentowania algorytmów, z pewnym ograniczeniem, które w praktyce jest trudne do wyegzekwowania. Zabieg ten miał na celu zapobieżenie próbom objęcia algorytmu patentem przyznanym na metodę zakładającą jego użycie (a method involving the use ofan algorithm). W praktyce zapewne wszystkie zgłoszenia dotyczą owych "metod", a nie algorytmu pojmowanego w sensie abstrakcyjnym. Realna była obawa, że końcowe zastrzeżenie zawarte we "wspólnym stanowisku" nie będzie zapobiegać zmonopolizowaniu samego algorytmu (the algorithm itself) ani eliminować ryzyka zarzutu naruszenia patentu w razie zastosowania algorytmu "w kontekście nieprzewidzianym w patencie" (in contexts not foreseen in the patent).

Some other doubts came to the surface in the question of how to treat an algorithm. In the "common position" of the Council it stipulates that "an algorithm is inherently non-technical" and therefore that it is impossible to consider it as an invention. Nonetheless, a method involving the use of an algorithm might be patentable provided that the method is used to solve a technical problem. In addition a restriction has been made, that the patent granted for such a method can monopolize neither the algorithm itself, nor the application in "in contexts not foreseen in the patent". The amendment of the European Parliament consisted in keeping the first sentence only, concerning the non-technical character of the algorithm, while the two following sentences were deleted. The first of the sentences could have opened the door to the patenting of algorithms, although under certain restrictions, but which would be difficult to apply in practice. This manoeuvre had the objective of preventing any attempt of covering the algorithm with the patent granted for a method involving the use of an algorithm. Indeed, in practice all patent claims concern those "methods", and not the algorithm in the abstract sense. There was a real threat, that the final expression included in the "common position" will neither prevent the algorithm itself from being monopolized, nor eliminate the risk of patent violation in the case, where the algorithm has been used "in contexts not foreseen in the patent".

Prace Parlamentu Europejskiego zaowocowały propozycjami zamieszczenia definicji "komputera", "przetwarzania danych" i "programu komputerowego" (art. 2 lit. be). W tzw. poprawkach plenarnych zaproponowano następujące definicje: "Komputer jest realizacją abstrakcyjnej maszyny, składającą się z takich elementów jak jednostki przetwarzania, zasoby pamięci oraz interfejsy służące do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi i użytkownikami" (A 'computer' is a realisation of an abstract machinę, consisting of entities such as processing units, storage space and interfaces for Information exchange with external systems and human users). Z kolei "przetwarzaniem danych są obliczenia dokonywane na abstrakcyjnych jednostkach składowych komputera" ('Dataprocessing' is calculation with abstract component entities of computers). Wreszcie, "program komputerowy" to rozwiązanie z zakresu przetwarzania danych mogące być, jeśli zostanie prawidłowo opisane, wykonane w komputerze (A 'computer program' is a data processing solution which can, once it has been correctly described, be executed by computers). Definicje te, jakkolwiek trudno je uznać za niezbędne, były użyteczne, zwłaszcza określenia dwóch ostatnich pojęć. W szczególności określenie "przetwarzania danych" lokowało tę czynność obliczeniową w sferze działań abstrakcyjnych, co powinno wykluczać takie operacje (metody obliczeniowe) z zakresu pojęcia wynalazku (dziedziny techniki). Natomiast za niekorzystną należało uznać propozycję Komisji Prawnej Parlamentu, dotyczącą pkt 14a preambuły dyrektywy, według której "Przetwarzanie danych w rozumieniu niniejszej dyrektywy nie obejmuje identyfikowania skutków fizycznych i ich konwersji w dane" (Data procesśing within the meaning ofthis Directive does not cover the identification of physical effects and their cowersion into data). Zapis taki prowadziłby do utrwalenia praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego i arbitralnie przesądzał, że przetwarzanie danych nie obejmuje "identyfikowania skutków fizycznych" (the Identification of physical effects) i ich konwersji w dane (and their conversion into data). W takim razie owo identyfikowanie skutków fizycznych i ich konwersja w dane byłyby uznawane za wynalazek. Poprawka ta zdawała się iść nawet dalej niż orzeczenia Europejskiego Urzędu Patentowego (np. w sprawie T 1173/97, IBM Computer Program Product I), w których przyjęto, że program komputerowy zastrzegany sam w sobie lub na nośniku albo w formie sygnału może być wynalazkiem, jeżeli wywołuje skutek techniczny wykraczający poza zwykłe oddziaływanie fizyczne (normal physical interactions) między programem i komputerem (koncepcja tzw. "dalszego skutku technicznego", further technical effect). W przytoczonej poprawce Komisji Prawnej brak było nawet takiego zawężenia "skutków fizycznych", co przy ich liberalnej ocenie (np. sam przepływ elektronów jest skutkiem fizycznym) sprawiałoby, że wyłączenie programów "jako takich" nie miałoby w rzeczywistości prawie żadnej doniosłości i służyłoby raczej do zakamuflowania praktyki, w której patent jest udzielany na każdy program komputerowy, o ile jest on wykonywany w komputerze, gdyż nie jest on wówczas uznawany za program "jako taki".

The work of the European Parliament resulted in proposals of introducing the definition of "computer", "data processing" and "computer programme" (art. 2 letter be). In the so called plenary amendments, the following definitions have been suggested: "A 'computer' is a realisation of an abstract machine, consisting of entities such as processing units, storage space and interfaces for information exchange with external systems and human users)". "'Dataprocessing' is calculation with abstract component entities of computers". Finally: "A 'computer programme' is a data processing solution which can, once it has been correctly described, be executed by computers." Those definitions, which may hardly be considered as indispensable, were useful, especially the two last entries. 'Dataprocessing' as described here, located this calculation method in the sphere of abstract activities, which should exclude these operations (calculation methods) from the scope of definition of an invention (field of technology). At the same time, one should recognise as harmful the proposal of the JURI Committee of the European Parliament concerning point 14a of the Directive preamble, according to which "Data processing within the meaning of this Directive does not cover the Identification of physical effects and their conversion into data". Such a concept would lead to consolidating the practice of The European Patent Office and arbitral judgement, that data processing does not include "the identification of physical effects and their conversion into data". In this case "the identification of physical effects and their conversion into data" would have been considered as an invention. This amendment seemed to go even further than the ruling of the European Patent Office (e. g. in the case T 1173/97, IBM Computer Programme Product I), where it was assumed, that a computer programme in itself or as a data carrier, or in the form of a signal - on which there is a patent claim - can be an invention, if it a technical effect that goes beyond normal physical interactions between the programme and the computer (the concept of the so called "further technical effect"). In the cited amendment of the JURI Committee even such a narrowing down of the "physical effects" was missing, which in a liberal examination (e. g. the flow of electrons alone is a physical effect) would mean, that the exclusion of programmes "as such" would have almost no real consequence and would lead to disguise the practice, where a patent is granted on every computer programme, as long as it is run in the computer because it not considered then as a programme "as such".

Analogiczne kontrowersje wiązały się z określeniem przedmiotu patentu od strony niejako negatywnej, tzn. wyłączeń zdolności patentowej. Warto zaznaczyć, że pierwotna wersja projektu dyrektywy nie zawierała żadnej regulacji wyłączeń. Przeciwnie, według propozycji Komisji Europejskiej dyrektywa miała zawierać postanowienie (art. 3) obligujące państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia, iż wynalazki urzeczywistniane przy użyciu komputera będą uznawane za leżące w dziedzinie techniki (Member States shall ensure that a computer-implemented invention is considered to belong to a field of technology). W późniejszych pracach zrezygnowano z tego zapisu, natomiast we "wspólnym stanowisku" Rady wprowadzono nowy art. 4 opatrzony nagłówkiem "wyłączenia zdolności patentowej" (exclusions from patentability), w którym ujęto dwie kategorie wyłączeń. Po pierwsze, w ust. 1 zaproponowano zapis, iż program komputerowy "jako taki" nie może stanowić wynalazku podlegającego opatentowaniu (A computer program as such cannot constitute a patentable invention). Po drugie, w ust. 2 zamieszczono następujące postanowienie: "Wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera nie jest traktowany jako wnoszący wkład techniczny tylko z tego powodu, że jest on związany z użyciem komputera, sieci lub innego dającego się zaprogramować urządzenia. Stosownie do tego, nie mają zdolności patentowej wynalazki związane z programami komputerowymi, wyrażonymi w kodzie źródłowym, kodzie wynikowym lub jakiejkolwiek innej formie, które urzeczywistniają metody biznesowe, matematyczne lub inne i nie powodują skutku technicznego wykraczającego poza normalne fizyczne współdziałanie między programem i komputerem, siecią lub innym dającym się zaprogramować urządzeniem, w którym program jest wykonywany.[19]

The similar consequences were linked to the description of the patent subject-matter from the negative side, i.e. the exclusions from patentability. It is worth to point out, that the primary version of the Directive did not include any exclusion regulation. On the contrary, according to the proposal of the European Commission, the Directive should have contained the resolution (art. 3) obliging the Member States of the European Union to "ensure that a computer-implemented invention is considered to belong to a field of technology". In further work, this article has been abandoned, while in the "common position" of the Council a new art. 4 under the heading "exclusions from patentability" with two categories of exclusions, has been introduced. Firstly, in the paragraph 1, the following wording has been suggested: "A computer programme 'as such' cannot constitute a patentable invention". Secondly, in the paragraph 2 the following declaration has been made: "A computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable".

Powyższe zapisy "wspólnego stanowiska" nie zasługiwały na akceptację. Prowadziłyby one do utrwalenia i usankcjonowania wspomnianej wyżej, niezmiernie liberalnej praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego, polegającej na patentowaniu oprogramowania, z wyłaczeniem enigmatycznie rozumianego programu komputerowego "jako takiego" (as such). Zdanie drugie w przytoczonym powyżej art. 4 ust. 2 zostało przejęte z decyzji T 1173/97, znajdującej odbicie również w "Wytycznych EUP". Przy bardzo liberalnej wykładni wyrażenią "technical effects beyond the normal physical interactions ", niemal wszystkie skutki działania programu w komputerze mogą być uznane za wykraczające poza "normalne fizyczne oddziaływanie" pomiędzy programem i komputerem. Ocenę tę potwierdza również sama terminologia. Wystarczy zwrócić uwagę na okoliczność, że na początku zdania drugiego w ust. 2 użyto wyrazu "wynalazki" (inventions), co jest niewłaściwe, skoro innowacje takie nie są traktowane jako wynalazki podlegające opatentowaniu, natomiast zdanie pierwsze dotknięte było wewnętrzną sprzecznością (computer-implemented invention, któremu - słusznie - odmawia się "wkładu technicznego"); skoro tak, to nie należy używać wyrazu "wynalazek" (invention).

The above-mentioned wordings of the "common position" did not deserve acceptance. They would lead to the maintenance and sanctioning of the already mentioned, extremely liberal practice of the European Patent Office, consisting in patenting of software with the exclusion of enigmatically understood computer program "as such". The second sentence of the above quoted art. 4 (2) was adopted according to the decision T 1173/97, which was also reflected in the "EPO Guidelines". According to a very liberal reading of the notion "technical effects beyond the normal physical interactions", almost all the effects of running a program in a computer, can be interpreted as going beyond "the normal physical interactions" between the program and the computer. This analysis is also confirmed by the terminology itself. It is enough to point to the following circumstance: at the beginning of the second sentence in the paragraph 2, the word "inventions” has been used improperly, given that these innovations are not considered patentable; while the first sentence was suffering from a internal incongruence controversy (computer-implemented invention, which – justly – is denied of a "technical contribution"); if so, the word "invention" should not have been used.

Parlament Europejski trafnie zaproponował nowe ujęcie regulacji wyłączeń zdolności patentowej. W poprawce plenarnej art. 4 ust. 1 miał brzmienie: "Wprawdzie produkty i sposoby we wszystkich dziedzinach techniki są wynalazkami podlegającymi opatentowaniu niezależnie od tego, czy są bądź nie są związane z programami komputerowymi, jednakże przedmioty i działalności zawarte w programach komputerowych nie podlegają, same w sobie, opatentowaniu".[20] Postanowienie to przesądzało, zgodnie z art. 27 ust. 1 TRIPS, o zdolności patentowej rozwiązań (produktów i sposobów) pod warunkiem, że mają one techniczny charakter (in all fields of technology), natomiast wyłączało zdolność patentową rozwiązań zawartych w samym programie komputerowym (subject matter and activities within the computer programs). Z kolei ustępowi 2 w art. 4 nadano brzmienie: "Wynalazek wspomagany komputerowo nie jest traktowany jako wnoszący wkład techniczny tylko z tego powodu, że wykorzystuje on lepsze algorytmy w celu skrócenia czasu przetwarzania, zaoszczędzenia pojemności pamięci lub innych zasobów systemu przetwarzania danych. Stosownie do tego, nie mają zdolności patentowej innowacje związane z programami komputerowymi, które nie rozwiązują żadnego problemu z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych wykraczającego poza poprawę efektywności przetwarzania danych".[21] Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu rozumienia "wkładu technicznego" zaproponowano, również trafnie, dodanie nowego ust. 3 stanowiącego, że "wynalazki wspomagane komputerowo nie są uznawane za wnoszące wkład techniczny tylko z tego powodu, że lepiej wykorzystują zasoby przetwarzania danych, takie jak prędkość przetwarzania czy pojemność pamięci".[22]

The European Parliament has rightly suggested a new definition of the exclusion regulation of patentability. In the plenary amendment, art. 4 (1) had a following meaning: "While products and processes in all fields of technology are patentable inventions regardless of whether or nor they involve computer programmes, the subject matter and activities within the computer programmes are not patentable on their own". This statement defined, according to art. 27 (1) TRIPS, the patentability of solutions (products and methods) under the condition that they have a technical character (in all fields of technology), while it excluded patentability of subject matter and activities within the computer programs. The paragraph 2 of art. 4 was given the following reading: "A computer-aided invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it uses better algorithms so as to reduce the need for processing time, storage space or other resources within the data processing system. Accordingly, innovations involving computer programs which do not solve any problems of applied natural science beyond the improvement of data processing efficiency shall not be patentable." In addition to that (in order to avoid uncertainties concerning "technical contribution" it has been suggested, also rightly, to add the new paragraph 3 stating, that: "Computer-aided inventions are not considered to make a technical contribution merely because they make better use of data processing resources such as processing time or storage space".

Źródłem niezmiernie silnych kontrowersji były postanowienia art. 5 projektowanej dyrektywy dotyczące formuły zastrzeżeń patentowych {Form of claims). Stosunkowo neutralne znaczenie miała regulacja zawarta w ust. 1, stanowiąca, że wynalazki określone we "wspólnym stanowisku" jako "urzeczywistniane przy użyciu komputera" (albo - w wersji przyjętej przez Parlament Europejski - jako "wynalazki wspomagane komputerowo") mogą być zastrzegane albo jako produkt (product), albo jako sposób (process) wykonywany przez zaprogramowane urządzenie (a programmed apparatus).[23] Bardzo kontrowersyjne okazało się natomiast "wspólne stanowisko" Rady w kwestii zapisu zawartego w ust. 2 art. 5 projektu. Przepis ten stanowił: "Zastrzeżenie patentowe na program komputerowy "sam w sobie" lub na nośniku nie jest dozwolone, chyba że program, załadowany i wykonywany w dającym się zaprogramować komputerze, sieci komputerowej lub innym urządzeniu, urzeczywistnia (put into force) produkt lub proces zastrzeżony w tym samym zgłoszeniu patentowym zgodnie z ust. 1".[24] Zapis ten został bardzo silnie skrytykowany, gdyż w istocie umożliwiałby udzielanie patentów na program komputerowy "jako taki" ("sam w sobie lub na nośniku", on its own or on a carrier), gdyż -jak oceniano - po zwrocie "chyba że" (unless) określono warunek, którego spełnienie jest niezmiernie łatwe albo wręcz jest on zawsze spełniony. Tak więc wyrażony we wstępnej części przepisu zakaz zastrzeżefi patentowych skierowanych na program komputerowy "sam w sobie" lub na nośniku miałby znaczenie pozorne, iluzoryczne, a przynajmniej znikome. W związku z tym, za nader pożądaną i korzystną trzeba było uznać poprawkę Parlamentu Europejskiego (plenarną), według której część zdania rozpoczynająca się zwrotem "chyba że" (unless) została skreślona. W wersji tej art. 5 ust. 2 uzyskał brzmienie "Zastrzeżenie patentowe na program komputerowy "sam w sobie" lub na nośniku nie jest dozwolone" (A patent claim to a computer program, either on its own or on a carrier, shall not be allowed"). Można sformułować tezę, że kontrowersje dotyczące tego postanowienia były jedną z najważniejszych przyczyn "upadku" dyrektywy.

The decisions on art. 5 of the proposed directive concerning the form of claims have been a source of very strong controversy. While the paragraph 1 - rather neutral -contained the regulation stating, that inventions referred to in the "common position" as "computer-implemented inventions" (or - in the version suggested by the European Parliament - as "computer-aided inventions") can be claimed as a product, or as a process conducted by "a programmed apparatus".[23] At the same time "the common position" of the Council in the question of art. 5 (2) appeared as highly controversial. It stipulated that: "A claim to a computer programme, either on its own or on a carrier, shall not be allowed, unless that programme would, when loaded and executed in a programmable computer, programmable computer network or other programmable apparatus, put into force a product or process claimed in the same patent application in accordance with paragraph 1".[24] Such a wording has been severely criticised, since, in fact, it would have allow to grant patents for computer programmes "as such" (on its own or on a carrier). It would have become possible, because - as many estimated - after the notion "unless", a very weak condition - either extremely easy to fulfil, or simply always fulfilled - was formulated. In this way, the patent ban on computer programmes "as such" (on its own or on a carrier) formulated in the introductory part of the article, would have an illusionary or, at its best, insignificant effect. In relation to that, the (plenary) amendment of the European Parliament, according to which a part of the sentence starting with the word "unless" was deleted, should be considered as greatly desired and advantageous. In this version, art. 5 (2) gained the following meaning: "A patent claim to a computer programme, either on its own or on a carrier, shall not be allowed". One can formulate a thesis, that the controversies concerning this regulation were one of the most important reasons for "fall" of the Directive.

2. Interoperacyjność

2. Interoperability

Jak wspomniano, w ramach prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych przewidziano wyjątek (ograniczenie majątkowych prawa autorskich), na podstawie którego dozwolone jest korzystanie z programu (zwielokrotnienie i tłumaczenie formy kodu) w zakresie niezbędnym do zapewnienia możliwości współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami. Osiągnięcie takiego współdziałania wymaga uzyskania informacji, dostępnych po zdekompilowaniu programu, stanowiących elementy niechronione prawem autorskim (idee i zasady), o czym wyraźnie stanowi art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.[25] Brak zezwolenia na dekompilację oznaczałby zmonopolizowanie idei i zasad, niedopuszczalne w świetle prawa autorskiego, i uniemożliwiałby wytwarzanie programów zdolnych do współpracy z już istniejącym oprogramowaniem. Każda bowiem próba dotarcia do informacji (idei i zasad) będących podstawą programu, niezbędnych do uzyskania interoperacyjności, stanowiłaby naruszenie praw autorskich. W prawie polskim zezwolenie na dekompilację zawarte jest w art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wzorowanych na art. 6 dyrektywy 91/250/EWG. U podstaw tej regulacji leży konieczność respektowania głównego założenia prawa autorskiego, które wyraża się w dychotomii "treści" i "formy" ("idea/expression"): prawo autorskie chroni tylko formę (ekspresję, sposób wyrażenia), natomiast idea (treść) nie podlega ochronie. Założenie to jest wyrażone expressis verbis we wspomnianym wyżej art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, przejętym z dyrektywy 91/250/EWG (a także w art. 1 ust. 21 ustawy).[26]

As mentioned before, in the framework of the copyright protection of computer programmes, an exception has been made (restriction on exclusive rights) on the basis of which, it is allowed to use the programme (multiplication and translation of the form of code) within the scope of ensuring the compatibility of independently created computer programmes with other programmes. Reaching such compatibility requires acquiring information, accessible after program de-compilation, which constitute legally unprotected elements (ideas and formulas). This is stated clearly in art. 74 (2) of the Law on Copyright and Neighboring Rights. The lack of authorisation for de-compilation would mean the monopolization of the ideas and formulas, inadmissible in the light of copyright, and moreover would render impossible the creation of programmes compatible with the existing software. Every attempt to access the information (ideas and formulas), necessary to provide interoperability, would constitute a violation of copyright. In the Polish Law, the authorisation for de-compilation is written on art. 75 (2) 3 and (3) of the Law on Copyright and Neighboring Rights, modelled on art. 6 of the Directive 91/250/EEC. The origin of this regulation was the necessity to respect the main assumption behind copyright, which is expressed in the dichotomy of "idea/expression": the copyright protects only the form (expression, the way of expression), while the idea (content) is not subject to protection. This assumption is articulated expressis verbis in the aforementioned art. 74 (2) of the Law on Copyright, taken on from the Directive 91/250/EEC (and also in art. 1 (21) of the Law).

Mając to na względzie, już w pierwotnej wersji projektu dyrektywy o zdolności patentowej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera Komisja zaproponowała zapis mający określać wzajemny stosunek pomiędzy ochroną prawnoautorską i patentową (art. 6). Zapis ten był jednak całkowicie niesatysfakcjonujący i wywołał gwałtowną krytykę. W pierwotnej wersji przepis art. 6, opatrzony nagłówkiem "Stosunek wobec dyrektywy 9 l/250/EWG" stanowił: "Czynności dozwolone na podstawie dyrektywy 91/250/EWG o ochronie prawnej programów komputerowych w ramach prawa autorskiego, w szczególności przepisy dotyczące dekompilacji i interoperacyjności, oraz odnoszące się do topografii układów scalonych i znaków towarowych, nie są naruszone przez ochronę udzieloną na podstawie patentów na wynalazki objęte zakresem niniejszej dyrektywy" (Acts permitted under Directive 91/250/ EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof relating to decompilation and interoperability, or the provisions concerning semiconductor topographies or trade marks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope ofthis Directive). Dodać należy, że preambuła w wersji pierwotnej nie zawierała jakichkolwiek zapisów objaśniających stosowanie powyższego postanowienia; w jedynym punkcie poświęconym tej regulacji (pkt 18) znajdowało się po prostu powtórzenie przytoczonego wyżej postanowienia art. 6.

Having this in mind, already in the first version of the project Directive on the patentability of computer-implemented inventions, the Commission has suggested to include a paragraph that would define the mutual relation between the copyright and patent protection (art. 6). This has not been satisfactory and gave cause to violent criticism. In the first version, art. 6 under the headline "Relation to the directive 9 l/250/EEC" stipulated: "Acts permitted under Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof relating to decompilation and interoperability, or the provisions concerning semiconductor topographies or trade marks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope of this Directive." One should add, that the preamble in its first version did not include any paragraph explaining the use of the above-mentioned provision. Simply, in sub-paragraph 18 of the regulation the above-mentioned provision of art. 6 was repeated.

Taki stan rzeczy nie nadawał się do zaakceptowania.[27] Biorąc pod uwagę odrębność przedmiotu ochrony w ramach systemu prawa autorskiego i prawa patentowego można było założyć, że w praktyce obydwa środki ochrony (prawo autorskie i patent), pomyślane jako komplementarne, będą się uzupełniać, tworząc szczelny system praw wyłącznych przysługujących uprawnionemu z obu tytułów. Inaczej mówiąc, te elementy oprogramowania, które - nie stanowiąc formy wyrażenia - wymykają się ochronie prawnoautorskiej, zostałyby objęte ochroną patentową. Przytoczona powyżej deklaracja Komisji, wyrażona w art. 6 projektu dyrektywy, okazałaby się w praktyce niezmiernie trudna do zrealizowania, wręcz iluzoryczna. Skoro bowiem niechronione prawem autorskim idee i zasady będące podstawą programu komputerowego, do których dostęp umożliwia dekompilacja, zostaną objęte ochroną patentową, to możliwość wykorzystania informacji uzyskanych w drodze dekompilacji byłaby znacznie bardziej ograniczona z uwagi na zakazy wynikające z patentu. W istocie, wykorzystanie takie stanowiłoby naruszenie patentu,[28 ]chyba że mieściłoby się w wąskich granicach ograniczeń tego prawa (zob. np. art. 69 ustawy - Prawo własności przemysłowej).

Such state of affairs was unacceptable. Taking into account the distinctness of the protected subject matter in the framework of copyright and patent law, one could assume, that in practice both instruments of protection (copyright and patent) were thought as complementary, and therefore will create an impermeable system of exclusive rights for the beneficiary of both titles. In another words, this elements of software, which - not being a form of expression - escape the copyright protection, would be covered by patent protection. The above mentioned declaration of the Commission, expressed in the art. 6 of the Directive project would come out in practice as extremely difficult in realization, or even illusory. If, unprotected by copyright ideas and principles - which are the fundament of a computer programme and accessible through decompilation - are covered by patent protection, then the possibility of using the information obtained through decompilation would be much more restricted, having in mind the restrictions arising from grnted patent, unless it falls within the narrow lapses from this law (see for example art. 69 of the act on Industrial Property Law).

Skromną próbę uniknięcia tej wysoce niepożądanej sytuacji podjęła Rada proponując dodanie nowego punktu preambuły potwierdzającego zasadę niepodlegania idei i zasad ochronie prawnoautorskiej (pkt 10),[29] a także punktu deklarującego nieobowiązywanie wymogu uzyskania zgody uprawnionego z patentu (pkt 22).[30] Generalnie jednak najważniejsze w tej kwestii postanowienie, dotyczące stosunku do Dyrektywy 91/950/EWG (art. 6), pozostało w wersji pierwotnej, zaproponowanej przez Komisję. W swoim "wspólnym stanowisku" Rada w całości odrzuciła propozycje Parlamentu Europejskiego zgłoszone w I czytaniu, zmierzające do ustanowienia nowej postaci ograniczenia patentu. Był to jeden z ważniejszych powodów odrzucenia "wspólnego stanowiska" przez Parlament Europejski w II czytaniu w lipcu 2005 r.

A modest attempt of avoiding this highly undesirable situation was undertaken by the Council, which suggested adding a new sub-paragraph in the preamble in order to confirm the rule that ideas and principles are excluded from copyright protection (sub-paragraph 10). Another sub-paragraph suggested by the Council excluded the requirement for authorisation of the right holder (sub-paragraph 22). On the overall, however, the most important provision concerning the relation to the Directive 91/950/EEC (art. 6), remained in its initial version, suggested by the Commission. In the "common position", the Council rejected all proposals filed during the 1st reading by the European Parliament, which was aiming to change the restrictions on patent. This was one of the most important reasons for overthrowing the "common position" by the European Parliament in the 2nd reading in July 2005.

Ze względu na wagę tego zagadnienia warto w tym miejscu omówić stanowisko Parlamentu Europejskiego bardziej szczegółowo. W pierwszym rzędzie na uwagę zasługuje propozycja zdefiniowania pojęcia interoperacyjności. W ujęciu przedstawionym przez Komisję Prawną Parlamentu pojęcie to oznacza "zdolność programu komputerowego do komunikowania się i wymiany informacji z innymi programami komputerowymi i wzajemnie w celu wykorzystania informacji będących przedmiotem wymiany, w tym zdolność do użycia, konwersji lub wymiany formatów plików, protokołów, schematów, informacji zawartych w interfejsach lub konwencjach, tak aby umożliwić programowi komputerowemu współpracę z innymi programami komputerowymi i z użytkownikami, w każdy sposób, w jaki mogą one współdziałać".[31]

At this point, having regard to the importance of the issue, it is worth to discuss the position of the European Parliament in greater detail. First of all, one should mention the proposal of the definition of interoperability. In the version proposed by the JURI Committee of the European Parliament: "interoperability means the ability of a computer program to communicate and exchange information with other computer programs and mutually to use the information which has been exchanged, including the ability to use, convert, or exchange file formats, protocols, schemas, interface information or conventions, so as to permit such a computer program to work with other computer programs and with users in all the ways in which they are intended to interact."

Przede wszystkim jednak zamiarem Parlamentu Europejskiego było ustanowienie wyraźnego zezwolenia w formie ograniczenia patentu, które umożliwiałoby osiągnięcie interoperacyjności bez ryzyka naruszenia patentu. Tego rodzaju postanowienie, zawarte w nowym art. 6a, miało następujące brzmienie: "W przypadku, gdy korzystanie z opatentowanej techniki jest konieczne do osiągnięcia interoperacyjności między dwoma różnymi systemami przetwarzania danych, w tym znaczeniu, że niedostępne są inne równie wydajne i efektywne nieopatentowane środki osiągnięcia interoperacyjności, korzystanie to nie jest uznawane za naruszenie patentu; również rozwijanie, testowanie, wytwarzanie, oferowanie do sprzedaży lub udzielenia licencji albo importowanie programów umożliwiających takie korzystanie z opatentowanej techniki nie jest uznawane za naruszenie patentu".[32] Poprawka ta była korzystna głównie z tego powodu, że zezwalała na określone, ściśle sprecyzowane akty korzystania z opatentowanego wynalazku (stanowiąc, że nie naruszają one patentu), a zatem wprowadzała ograniczenie patentu, obowiązujące z mocy samego prawa, niezależnie od wyczerpania trybu ubiegania się o licencję przymusową i spełnienia obowiązujących w tym trybie warunków. Rozwiązanie to byłoby istotne zwłaszcza z punktu widzenia zapewnienia małym i średnim przedsiębiorcom możliwości udziału w rynku i rozwoju konkurencji.

Before any other thing, it was the intention of the European Parliament, to lay down a clear permission in the form of restriction of the patent, which would allow for interoperability without running the risk of patent infringement. This kind of provision, included in art. 6a, had the following meaning: "Wherever the use of a patented technique is necessary in order to ensure interoperability between two different data processing systems, in the sense that no equally efficient and equally effective alternative non-patented means of achieving such interoperability between them is available, such use is not considered to be a patent infringement, nor is the development, testing, making, offering for sale or licence, or importation of programs making such use of a patented technique to be considered a patent infringement." This amendment was advantageous because it allowed for precise, strictly defined acts of use of patented technique (stating, that it can not be considered as patent infringement), and therefore introduced a restriction of the patent, binding by the rule of law, independently of having run out of means of procedure in applying for a mandatory licence and having fulfilled the necessary conditions. This solution would have been important, especially from the point of view of ensuring small and middle enterprises access to market and fair competition.

Natomiast stanowczo negatywnie należało ocenić tę propozycję Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, która zmierzała do wprowadzenia - zamiast ograniczenia patentu - swoiście ujętej licencji przymusowej. Według tej propozycji art. 6a dyrektywy, państwa członkowskie Unii Europejskiej byłyby zobowiązane do zapewnienia uzyskania licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku (computer-implemented invention) na rozsądnych (reasonable) i niedyskryminacyjnych (non-discriminatory) warunkach, jeżeli korzystanie jest: (a) niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności między programami komputerowymi oraz (b) w interesie publicznym. W kolejnym postanowieniu zastrzeżono, że założenie co do istnienia interesu publicznego (the public interest) powinno być przyjmowane w przypadkach zakazanych na podstawie art. 81 i 82 TWE, tzn. przepisów chroniących konkurencję na wewnętrznym rynku Wspólnoty. Ponadto przewidziano trzy wskazówki dotyczące sposobu badania, czy warunki licencji są "rozsądne" i "niedyskryminacyjne" (np. koszty uzyskania licencji od innych podmiotów, wysokość nakładów na prace badawcze i rozwojowe poniesione przez uprawnionego z patentu). Nie budzi wątpliwości, że uczynienie użytku z tej regulacji byłoby w praktyce niezmiernie trudne, w świetle restrykcyjnie sformułowanych postanowień art. 31 TRIPS i warunków określonych w art. 6a dyrektywy według poprawki Komisji Prawnej, co czyniłoby szansę na uzyskanie licencji przymusowej iluzoryczną. Praktyczny efekt tej poprawki byłby znikomy; istotnie ograniczyłaby ona zdolności konkurencyjne mniejszych wytwórców oprogramowania i silnie wzmocniłaby obawy przed ryzykiem naruszenia patentów i odpowiedzialnością z tego tytułu.

For its part, the proposition of the JURI Committee of the European Parliament, which would lead to the introduction of a particularly defined compulsory licence - instead of patent restriction - must be judged as inappropriate. According to the proposed art. 6a of the Directive, the Member States of the European Union would have been obliged to guarantee the grant of the licence for the use of a computer-implemented invention on a reasonable and non-discriminatory conditions, if such a use is: (a) necessary for achieving interoperability between computer programmes and (b) in public interest. In the following point it has been agreed, that the assumption concerning the public interest should have been accepted in cases banned under art. 81 and 82 TEC, id est the rules protecting competitiveness on the Community internal market. In addition to that, three clues concerning the mode of action, id est the conditions of the licence are reasonable and non-discriminatory (e. g. the costs of acquiring the licence from other entities, the costs of R&D expenditure related to the patent). There is no doubt, that it would have been extremely difficult to apply this regulation, in the light of restrictive formulation of art. 31, TRIPS and other conditions of art. 6a of the Directive - in the meaning given to it by the JURI Committee amendment - and which would make the chances of obtaining the compulsory licence illusory. The practical effect of this amendment would have been rather insignificant; it would have limited the competitiveness of smaller software producers and reinforced the fear of patent violation as well as the liability linked to it.

III. Podsumowanie

III. Summary

Powyższy przegląd zagadnień związanych z udzielaniem patentów na wynalazki urzeczywistniane przy użycia komputera świadczy o tym, że sprawa zharmonizowania statusu tych wynalazków nie dojrzała do legislacyjnego rozstrzygnięcia. Wysoki poziom kontrowersji i znaczna rozpiętość stanowisk wyrażanych w organach Unii Europejskiej w trakcie prac nad dyrektywą wskazuje na znaczne zróżnicowanie poglądów i praktyki istniejącej w państwach członkowskich, a także silny konflikt interesów uczestników rynku wewnętrznego. Ogromna złożoność materii, nader doniosłe konsekwencje gospodarcze i społeczne w wielu obszarach nowoczesnej gospodarki, łącznie z handlem elektronicznym, oraz w innych dziedzinach innowacyjnej działalności informatycznej, a także poważne rozbieżności i kontrowersje dotyczące wielu zagadnień o kluczowym znaczeniu prawnym - uniemożliwiły wypracowanie spójnej regulacji unijnej, zapewniającej równowagę uzasadnionych interesów poszczególnych kategorii wytwórców oprogramowania, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, także w relacjach konkurencyjnych z producentami amerykańskimi.

The above-mentioned review of questions related to grant of patents for computer-implemented inventions testifies of the fact that the harmonisation of the status of inventions has not reached a sufficient maturity for a legislative act. The high level of controversy and a significant difference of positions expressed in the different bodies of the European Union during the work on the Directive points to strong differences of views and different practices across the Member States of the EU, as well as strong conflict between the actors of the single market. The level of sophistication of this matter - the decisions at stake bearing fundamental economic and social consequences in many fields of modern economy including the e-commerce, and important differences and controversies concerning many issues of key legal importance – have made impossible a coherent community regulation, that would guarantee the balance of legitimate interest of different software producers including SMEs, also in their competitive relation with American producers.

Wobec nieuzyskania satysfakcjonującego kompromisu, zwłaszcza w sprawie rozsądnego ograniczenia kategorii przedmiotów mogących podlegać opatentowaniu oraz w kwestii zapewnienia interoperacyjności, odstąpienie na obecnym etapie od próby przyjęcia dyrektywy jest rozwiązaniem korzystnym. Odrzucenie projektu dyrektywy powinno zostać potraktowane jako wyraz niezgody na dalsze łagodzenie przesłanek zdolności patentowej rozwiązań zakładających użycie programów komputerowych i powinno powstrzymać dalsze odchodzenie od podstawowych założeń prawa patentowego, obowiązujących zarówno w systemach prawa krajowego, jak i w konwencyjnym systemie patentu europejskiego. Prace nad dyrektywą ujawniły, że obecnie nie jest możliwe jednoznaczne wyjaśnienie wielu poważnych wątpliwości w kwestii przedmiotu oraz zakresu ochrony patentowej, ujmowanej jako komplementarna wobec ochrony prawnoautorskiej. Dobitnie świadczą o tym również rozbieżności dotyczące wykładni art. 52 ust. 2 lit. c) i ust. 3 konwencji monachijskiej. Postanowienia te obowiązują w wersji pierwotnej (przyjętej w 1973 r.), lecz w praktyce ich stosowania dokonał się w ostatnich latach tak znaczny przełom, że wyłączenie programów komputerowych "jako takich" (as such) z pojęcia patentowalnego wynalazku ma w istocie znikome znaczenie. Uzasadniona wydaje się teza, że najważniejszą przyczyną kontrowersji związanych z uchwaleniem dyrektywy była okoliczność, że dyrektywa, zarówno w wersji pierwotnej, jak i - w nieco mniejszym stopniu - w wersji przyjętej przez Radę we "wspólnym stanowisku", prowadziłaby do utrwalenia i usankcjonowania, niejako "skodyfikowania" niezmiernie liberalnego ujęcia zdolności patentowej programów komputerowych, przyjętego w ostatnich latach w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego.

In the absence of the satisfactory compromise, especially concerning the issue of reasonable restriction of different categories of patentable subject matters as well as the issue of guaranteeing the interoperability, giving up the tentative of adoption of the Directive at the current stage is a positive result. The rejection of the project-Directive should be interpreted as a sign of disaccord for further softening of necessary conditions for patentability of solutions implying the use of computer programs and should stop further loose interpretation of fundamental assumptions of patent law, binding in the national legal systems as well as in the Convention system of the European patent. The work on the Directive has revealed that currently it is not possible to explain many serious doubts in the question of subject matter and the scope of patent protection, seen as complementary to the copyright protection. Discrepant interpretations of art. 52 2 (c) and paragraph 3 of the Munich Convention testifies powerfully of this fact. These provisions are binding as they were when adopted in 1973, but the practice of their application has undergone such an important breakthrough, that the exclusion of computer programs "as such" from the definition of patentable invention, is indeed insignificant. It seems well-founded to think that the most important cause of controversy linked to the passing of the Directive was the following circumstance: the Directive in the initial version, as well - to a lesser extent - in the version adopted by the Council in the "common position", would lead to setting in stone and sanctioning - in a way "codifying" - of an extremely liberal approach to the patentability of computer programs, adopted in recent years in the jurisprudence of the European Patent Office.

Rzecz jasna, patenty na wynalazki wspomagane (kontrolowane) przy użyciu komputera nadal będą udzielane. Można jednak oczekiwać, że fiasko prac nad dyrektywą wpłynie na uświadomienie najbardziej spornych problemów i zachęci do podjęcia prób ich należytego rozwiązania, a ważkie argumenty przemawiające przeciwko nadmiernie liberalnej praktyce udzielania patentów na innowacje informatyczne doprowadzą do ściślejszego respektowania przesłanek zdolności patentowej, w tym zwłaszcza wymogu technicznego charakteru rozwiązania.

Of course, patents on computer-aided (controlled) inventions will still be granted. However, one can expect, that the fiasco of the work on the Directive will influence understanding of the most controversial problems and will encourage efforts to find adequate solutions, and important arguments speaking against an overly liberal practice of granting patents for computer-related innovation, will lead to a stricter respect of necessary conditions of patentability, especially the technical character of the solution.

Przypisy

Footnotes

[1] Obie dotychczasowe próby stworzenia patentu wspólnotowego zakończyły się niepowodzeniem. Pierwsza próba została podjęta już w 1975 r. i polegała na sporządzeniu wspólnotowej umowy międzynarodowej (konwencja luksemburska o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku; Convention for the European Patent for the Common Market, Community Patent Convention). Mimo zmian wprowadzonych w 1989 r. konwencja, wobec niewystarczającej liczby ratyfikacji, nie weszła w życie (umowę tę ratyfikowały: Dania, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, RFN i Wielka Brytania). Druga próba przybrała odmienną formułę prawną, mianowicie postać aktu prawa wspólnotowego o bezpośredniej skuteczności (rozporządzenie). Z projektem rozporządzenia ustanawiającego patent wspólnotowy (Proposal for a Council Regulation on the Community patent) Komisja Europejska wystąpiła w dniu 1 sierpnia 2000 r. (COM (2000) 412, Dz. Urz. WE C 337 E z 28 listopada 2000 r., s. 278). Mimo znacznego zaawansowania prac legislacyjnych, projekt "upadł" na posiedzeniu Rady w dniu 18 maja 2004 r. (przeciwko przyjęciu rozporządzenia głosowały Francja, Hiszpania, RFN i Portugalia; Włochy wstrzymały się od głosu.

[1]Both earlier attempts to create a Community Patent have ended up with no success. The first attempt was undertaken already in 1975 and consisted in drafting of the International Agreement (Luxembourg Convention for the European Patent for the Common Market, Community Patent Convention). Although changes have been introduced in 1989, the Convention, faced with insufficient number of ratifications did not enter into force (the agreement has been ratified by Denmark, France, Greece, the Netherlands, Luxembourg, Western Germany and Great Britain). The second attempt was based on a different legal formula, id est a Community Act having an immediate effect (Regulation). The European Commission has come up with the Proposal for a Council Regulation on the Community patent on the 1 August 2000 (COM (2000) 412, OJ EC C 337 E of 28 November 2000, p. 278). Instead of significant advancement of the legislative work, the project „has fallen” in the Council meeting of 18 May 2004 (race, Spain, Western Germany and Portugal have voted against the Regulation and Italy abstained from the vote.

[2] Konwencja sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., określana w skrócie jako Konwencja o patencie europejskim (European Patent Convention). Polska jest stroną konwencji od dnia 1 marca 2004 r. Tekst konwencji opubl. [w: Dz. U. z 2004 r. Nr 79. poz. 737.

[2] The Convention prepared in Munich on the 5th of October 1973, commonly referred to as European Patent Convention. Poland is part of this Convention from the 1st of March 2004. The text of the Convention is available in the OJ 2004 (79) 737.

[3] Obecnie do konwencji monachijskiej należy 31 państw. Oprócz 24 państw Unii Europejskiej członkami konwencji są: Bułgaria, Islandia, Lichtenstein, Monako, Rumunia, Szwajcaria i Turcja.

[3] Currently, 31 States are parts of the Munich Convention. Apart from the 24 European Union Member States, other members are: Bulgaria, Iceland, Lichtenstein, Monaco, Romania, Switzerland and Turkey.

[4] Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.

[4] Journal of Laws of 2003, no. 119, item 1117 with later changes.

[5] Dyrektywa Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie prawnej ochrony programów komputerowych, Dz. Urz. WE L 122 z 17 maja 1991 r., s. 42. Sprawa dekompilacji była jednym z najbardziej spornych problemów w toku tworzenia tej dyrektywy, regulującej ochronę programów komputerowych w ramach prawa autorskiego. Osiągnięcie kompromisu w tej sprawie było największym sukcesem państw ówczesnej EWG. Zob. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 84 i n.

[5] The Council Directive 91/250/EEC of 14th of May 1991 concerning the legal protection of the computer programmes, OJEC L 122 of 17th of May 1991, p. 42. The issue of decompilation was one of the most controversial problems during the drafting process of this Directive regulating the protection of the computer programmes in the framework of the Intellectual Property Rights. Reaching a compromise on this issue was the greatest success of the Member States of the EEC at that time. See A. Nowicka, Intellectual Property- and Patent protection of the computer programmes, Warsaw 1995, p. 84 and following.

[6] Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.

[6] Journal of Laws of 2000, no. 80, item 904 with later changes.

[7] Zwolennicy dyrektywy podawali przykłady takich rozwiązań jak skanowanie CAT czy system antypoślizgowy ABS; przeciwnicy argumentowali, że dyrektywa zbliży sytuację do istniejącej w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczalne jest opatentowanie metod biznesowych, np. systemu dokonywania zakupów on-line, takich jak one-click shopping system firmy Amazon.

[7] The supporters of the Directive were giving examples of such solutions as CAT scanning or Anti- (Brakes) Blocking System ABS; while the opponents argued, that the Directive would come close to the situation in the US, where it is possible to patent business methods, e.g. on-line shopping system, such as the one-click shopping system of Amazon.

[8] Zob. Wytyczne w sprawie badań w Europejskim Urzędzie Patentowym (Guidelines for Examination in the European Patent Office), wersja "czerwiec 2005" (dalej: "Wytyczne EUP"). W rozdz. CIV pkt. 2.3.6 Wytycznych określono: "Programy komputerowe są formą 'wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera' - pojęcia oznaczającego zastrzeżenia patentowe obejmujące komputery, sieci komputerowe lub inne konwencjonalne programowalne urządzenia, w których prima facie nowe cechy zastrzeganego wynalazku są realizowane za pomocą programu lub programów" (Programs for computers are a form of "computer-implemented invention", an expression intended to cover claims which involve computers, computer networks or other conventional programmable apparatus whereby prima facie the novel features of the claimed invention are realised by means of a program or programs).

[8] See Guidelines for Examination in the European Patent Office, version "June 2005" (further referred to as EPO Guidelines). In chapter CIV sub-paragraph 2.3.6 of EPO Guidelines it specifies: "Programs for computers are a form of 'computer-implemented invention', an expression intended to cover claims which involve computers, computer networks or other conventional programmable apparatus whereby prima facie the novel features of the claimed invention are realised by means of a program or programs."

[9] Zapis ten miał brzmienie: "Program komputerowy jako taki nie może stanowić patentowalnego wynalazku" (A computer program as such cannot constitute a patentable invention).

skipped

[10] Decyzja Technicznej Izby Odwoławczej w sprawie "Asynchronous resynchronization of a commit procedure", określanej jako "IBM Computer Program Product I", Dz. Urz. EUP 1999, nr 10, s. 609 i n.

[9] Decision of the Technical Board of Appeal in case "Asynchronous resynchronization of a commit procedure", referred to as "IBM Computer Program Product I", OJ EPO 1999, n° 10, p. 609 and following.

[11] Decyzja Technicznej Izby Odwoławczej w sprawie "Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information", określanej jako "IBM Computer Program Product II" (www.european-patent-office.org).

[10] Decision of the Technical Board of Appeal in case "Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information", referred to as "IBM Computer Program Product II" (see: www.european-patent-office.org).

[12] Decyzja Technicznej Izby Odwoławczej w sprawie "Controlling pension benefit system/PBS", Dz. Urz. EUP 2001, nr 10, s. 441 i n.

[11] Decision of the Technical Board of Appeal in case "Controlling pension benefit system/PBS", OJ EPO 2001, n° 10, p. 441 and following.

[13] Decyzja Technicznej Izby Odwoławczej EUP w sprawie "Auction method/Hitachi" (www.european-patent- office.org).

[12] Decision of the Technical Chamber of Appeal in case "Auction method/Hitachi" (see: www.european-patent-office.org).

[14] W wersji angielskiej ten fragment Wytycznych EUP brzmi: "The basic patentability considerations here are in principle the same as for other subject-matter. While "programsfor computers" are included among the items listed in Art. 52 (2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52 (2) and (3). However, a data-processing operation controlled by a computer program can eąually, in theory, be implemented by means of special circuits, and the execution of a program always involves physical effects, e.g. electrical currents. According to T1173/97, such normal physical effects are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character. But if a computer program is capable of bringing about, when running on a computer, a further technical effect going beyond these normal physical effects, it is not excluded from patentability, irrespective of whether it is claimed by itself or as a record on a carrier. This further technical effect may be known in the prior art. A further technical effect which lends technical character to a computer program may befound e.g. in the control ofan industrial process or in processing data which represent physical entities or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for example, effect the efficiency or security of a process, the management of computer resources reąuired or the rate of data transfer in a communication link. As a conseąuence, a computer program claimed by itself or as a record on a carrier or in the form of a signal may be considered as an invention within the meaning of Art. 52 (1) if the program has the potential to bring about, when running on a computer, a further technical effect which goes beyond the normal physical interactions between the program and the computer. A patent may be granted on such a c